申請人提出商標使用之歷史淵源，可以證明仿襲他人商標之意圖不存在

案例事實:

A公司於於民國100年間以「維持」商標，指定使用於「代理國內外商標之申請及有關事務之處理；法律服務；各種訴訟代理及法律諮詢顧問；……等」服務，向上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊並經審查後核准。B為「維持」律師事務所之負責人，自民國90年起即使用「維持」律師事務所名義對外經營律師業務。B於A公司之商標註冊登記後，發現登記在同一律師公會且辦公室地址與自己相鄰不遠的同業竟然捷足先登，將自己使用多年的事務所名稱申請商標註冊，因此主張系爭商標有違商標法第30條第1項第12款規定，對之提起異議。

案件分析：

一、法律相關規定：

按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊，商標法第30條第1項第12款定有明文。本款規範意旨，係將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。從而，適用本款之要件，應包括：(一)客觀要件：1.相同或近似於他人先使用之商標。2.使用於同一或類似商品或服務。3.申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。4.未經他人同意申請註冊等要件。(二)主觀要件：申請人須具有仿襲之意圖。

二、實務見解分析

上開案例中，系爭商標與據以異議商標均使用「維持」二字，此外，別無其他足以區別之文字、圖案，可認系爭商標相同於據以異議商標。二商標所使用之服務均為法律服務、各種訴訟代理及法律諮詢顧問，可認為其使用之服務為同一或類似。

A公司將系爭商標使用於法律服務相關之類別，且其係以商標申請為其主要業務，則以其商標申請專業而言，於申請前會進行必要之既有商標搜尋。對於是否可能知悉，實務判決認為，由於A的業務屬性，可合理推論A於申請註冊系爭商標前可能或已知悉據以異議商標存在，亦可認定符合防止搶註條款所要求之其他關係。

惟，實務判決認為若商標使用的詞彙，係既有語詞且屬於歷史或生活中常使用之詞彙，則在判斷時應考量申請人是否係因自身緣故選用系爭商標註冊，而非出於意圖仿襲。本案件中，A公司主張其曾使用該商標的淵源歷史為攻防之基礎，並提出證明該歷史淵源之證據，致使實務判決時，認A公司選用系爭商標，確有其自身緣由，而非意圖仿襲據以異議商標，因此認為A公司因為主觀上沒有仿襲之意圖，因此本案不該當商標法第30條第1項第12款之全部要件，而駁回B的異議申請。

三、結論：

我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，是以欲取得商標權而排除他人之競爭使用，即須依法向主管機關提出註冊之申請，縱其使用在先，倘其未申請註冊，原則上即不受商標權之保障。

對於商標法第30條第1項第12款之要件判斷，先使用商標者，如具有相當聲譽，而較易為競爭同業或相關消費者所知悉者，於判斷「申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在」要件時，固得為先使用商標者有利之認定，相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。

惟，其中申請人是否基於仿襲意圖所為，應斟酌契約、地緣、業務往來或其他客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷，倘若申請人能夠提出曾使用該商標的淵源歷史為攻防之基礎，並提出證明該歷史淵源之證據，證明申請人之使用該商標確有其自身緣由，而非意圖仿襲據以異議商標者，將可因為主觀上沒有仿襲之意圖，而得以取得或維持商標之註冊核准。

貝斯特律師事務所

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